En México la autoridad reguladora de las marcas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta entidad vela por el cumplimiento de la Ley de la Propiedad Industrial en nuestro país. De ella emanan los preceptos que aquí comprarto contigo, para establecer cuáles son aquellas palabras que no puedes registrar como marca. Echo mano también de la experiencia propia de más de 20 años creando y registrando marcas en México. Es pertinente mencionar que para registrar una marca existen 45 clases diferentes. La que corresponda a tu marca dependerá de cuáles son los ofrecimientos que desees representar con ella. Para saberlo puedes descargar desde aquí el Catálogo de Clases Edición No. 10 o recurrir al Catálogo de Niza en línea.
Y entrando en materia, he aquí algunos lineamientos que te ayudarán a elegir y registrar el nombre que deseas para tu negocio o tu producto, conociendo de antemano cuáles palabras no pueden ser registradas como marca.
1. Nombres previamente registrados.
Por obvio que parezca, es pertinente mencionarlo: No podrás registrar un nombre que haya sido registrado previamente en la misma clase que corresponde a tu marca, es decir, si el título ya fue otorgado a alguien que ofrece más o menos lo mismo que tú y su registro continúa vigente. Solo si el nombre deseado representa ofrecimientos distintos podrás registrarlo en una clase diferente, ya que al llenar la solicitud de registro deberás aclararlo.
—Ejemplo: Si buscas la marca ACUARIO en los expedientes del IMPI verás que ha sido registrada por lo menos 6 veces en distintas clases, representando diferentes ofrecimientos.
2. Nombres que se parecen mucho a algunos antes registrados.
Tampoco podrás registrar un nombre que sea semejante en grado de confusión a uno previamente registrado. Por lo menos, no en la misma clase de tu interés. Esto significa que no importará que no sean exactamente iguales. Si se parecen lo suficiente como para que el público se sienta confundido, será rechazado.
—Vamos a suponer que deseas registrar el nombre OLA para una tienda de artículos de pesca. Corresponde la clase 35, como todo el comercio de bienes cualesquiera. Si la marca HOLA estuviera registrada como una tienda de regalos, aun cuando ambas palabras tengan distintos significados y no vendan lo mismo, se te indicará una “cita de anterioridad”, por injusto y extraño que esto parezca.
3. Nombres descriptivos del producto o servicio.
Las palabras o frases que constituyan la definición genérica del producto o servicio, tampoco serán aceptadas como marca. Esto es fácil de comprender: nadie puede ser propietario de la palabra que describe a todos los competidores.
—Ejemplo de productos: Puedes conseguir en el supermercado latas de chiles jalapeños en vinagre, en una variedad de marcas: Herdez, La Costeña, Clemente Jacques, Del Monte… En todas ellas verás más o menos la misma definición: “Chiles jalapeños” — porque esta frase no puede ser propiedad exclusiva de nadie.
—Ejemplo de servicios: Si una empresa de construcción deseara registrar CONSTRUCTORA GONZÁLEZ tendrá que especificar en la solicitud de registro que la palabra CONSTRUCTORA es una leyenda “No Reservable”. Esto es, aclarar que la empresa no pretende que esa palabra sea parte de su nombre. De no especificarla así, el IMPI rechazará la solicitud, pues ninguna constructora puede ser propietaria de la palabra CONSTRUCTORA.
—O bien, volviendo al caso de la marca ACUARIO, como marca es apropiada para todo tipo de establecimientos menos para un acuario. ¿Captas la idea?
4. Nombres que parezcan denominación de origen.
Algunos productos podrían poseer características únicas que les permitirían aspirar a ser producidos exclusivamente en ciertas regiones geográficas. Así, es necesario que el nombre que tienes pensado para productos tales como vinos, dulces regionales o lácteos —entre otros—, no parezca aludir a su origen. Este tipo de nombre podría resultar engañoso en cuanto a su procedencia, ya sea mediante el nombre de un lugar o un gentilicio.
—Bautizar un producto alimenticio o artesanal con el nombre de un lugar es altamente riesgoso. El IMPI podría objetar tu registro aduciendo que es preciso seguir un procedimiento distinto al del registro de marca. Parecerá que en el nombre estás sugiriendo el origen de tu producto y esto incurre en el terreno de la Denominación de Origen.
5. Letras y números.
Para lograr registrar una letra aislada o un número, deberás incorporar algún rasgo distintivo. Incluye una peculiaridad, algo que realmente les lleve a conformar una marca. De lo contrario el IMPI se rehusará a nombrarte “titular” de esa cifra o esa letra.
—Ejemplos de estos casos podrían no ser necesarios, pues seguramente conoces muchos: HSBC, AT&T, H-24, HEB o 7 Eleven son algunas combinaciones singulares de letras o letras con números que pueden servirte como referencia para lograr el registro.
6. Marcas en inglés u otros idiomas.
Si crees tener un buen nombre en inglés, tradúcelo a nuestro idioma y confirma la prueba de la distintividad. Es relativamente fácil saber cuándo traes entre manos un término genérico que en inglés suena apropiado, pero que en nuestro idioma resulta ser la descripción genérica del ofrecimiento. En ocasiones, puestas en un idioma extranjero, las definiciones genéricas en español podrían sonar como marcas.
—Por ejemplo, una tienda de ropa para caballero podría llamarse Shirts & Slacks. Su traducción al español es Camisas y Pantalones. En inglés incluso tiene la gracia de que ambas palabras empiezan con la misma letra. Además es corta, musical, ¡suena agradable! Pero su traducción al español, francamente, no da para constituir una verdadera marca, ¡es una definición!
7. Nombres que imiten dependencias de gobierno.
Naturalmente, no podrás registrar una denominación que parezca oficial sin serlo. Naturalmente, uno pensaría que al copiarte el nombre o las siglas de una dependencia de gobierno estarías tratando de hacerte el gracioso. Nadie creería que deseas obtener provecho ilícito de ese nombre. Sin embargo es sumamente peligroso echarte a la espalda un gorila de ese tamaño.
—Hemos sabido que unos empresarios rotularon su fachada con las iniciales de una renombrada corporación policíaca con el único afán de llamar la atención y despertar comentarios jocosos en su rededor. Sus siglas coincidían con las del cuerpo policial. Lamentablemente su gracia no fue comprendida por las autoridades y su historia no terminó bien.
8. Nombres de personas.
A menos de que tengas la autorización expresa del personaje cuyo nombre o seudónimo deseas registrar, no podrás hacerlo. Si ya falleció, necesitarás el consentimiento de su cónyuge, sus hijos o parentela hasta el 4º grado. Seguro que si deseas registrar ese nombre como marca, harás alguna explotación comercial, alguna clase de beneficio.
—Los expedientes del IMPI consignan el caso de un particular llamado Luis Miguel González Bosé que registró el nombre MIGUEL BOSÉ en una variedad muy extensa de clases, representando vestidos y pañales de papel hasta equipos de protección personal y guantes quirúrgicos (Registro No. 311897, otorgado en 1985).
—La pregunta es: ¿Por qué el IMPI otorgó el título a esta persona? El artista español ya era todo un personaje en 1985 . . . ¡Mmm!
9. Nombres de obras de arte, obras musicales o literarias.
Es curioso mencionarlo, lo sé, pero a menos de que cuentes con la autorización expresa del autor, no podrás registrar los nombres de obras literarias o artísticas como marcas.
—Los libros, las canciones u obras de arte suelen ser bautizadas por sus autores y registradas en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en México. Esto podría parecer una oportunidad para que tú registres en el IMPI el nombre de una novela famosa. Pero si Carlos Fuentes no ha vuelto de su tumba para autorizarte, no intentes registrar “AURA” como marca, no te pases de listo.
10. Nombres que podrían resultar engañosos.
Las denominaciones que podrían indicar cualidades, cantidad, tamaño o peso, o características propias de un producto, serán rechazadas por ser susceptibles de inducir al consumidor a error. ¡Ten cuidado! El IMPI podría rechazar el nombre deseado.
—No es una buena idea que intentes registrar nombres como “EL MEDIO KILO” para un paquete de algún producto alimenticio, “MATATODO” para un insecticida, o “ETERNA” para una batería eléctrica, por citar solo unos cuantos ejemplos.
11. Nombres famosos.
Quizá existan marcas internacionalmente famosas que no estén registradas en México, pero no importa. No es conveniente intentar registrar nombres ostensiblemente famosos, hayan sido declarados como tales ante el IMPI o no. Si a juicio de los examinadores de este insituto el nombre que intentas registrar es igual o similar en grado de confusión a una marca famosa, será rechazado.
—Sin embargo, curiosamente hay algunos otros casos como el de MIGUEL BOSÉ que cité más arriba: la marca de vestidos para mujer LIZ MINELLI, o la marca de camisas TOMMY HILL, registradas en 1990 y en 1993 respectivamente, que son de llamar la atención. Quizá en aquellos entonces las leyes mexicanas no estaban todavía muy maduras y el IMPI otorgó títulos que hoy no otorgaría.
—La recomendación finalmente es: No intentes darle un aventón gratis a tu negocio usando la marca de algún famoso. Si buscas el registro solo vas a perder tu tiempo y tu dinero.
Conclusiones sobre las palabras que no puedes registrar como marca.
Como puedes apreciar, elegir correctamente un nombre para tu proyecto empresarial no es solamente un reto a la creatividad. Tiene algunas implicaciones legales también. Procura asesorarte acudiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial antes de iniciar el registro de un nombre. Solo ten en mente que aun con las asesorías previas, el IMPI ha rechazado en incontables ocasiones aquellos nombres que incurren en falta.
También LOS IMAGENiOS podemos asesorarte, por supuesto. Ponte en contacto con nosotros llamando al 01 (444) 811-6330 y 813-9543 de San Luis Potosí, México. O bien utiliza los formularios que proveemos en este sitio. ¡Te atenderemos con muchísimo gusto!
